La Corte Suprema anuló una sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial por falta de fundamentación y, en su fallo de reemplazo, acogió la oposición de la empresa E-Trans SpA al registro de la marca “E-TRON” solicitada por AUDI AG para la clase 39, que distingue servicios de transporte. El máximo tribunal determinó que ambos signos son confundibles para el consumidor medio, revirtiendo así la decisión de instancia que había permitido la inscripción.
El conflicto se originó con la solicitud de registro N°1309315 presentada por AUDI AG para la marca denominativa “E-TRON”. La petición cubría productos en las clases 18, 21 y 25, además del servicio de transporte en la clase 39. La empresa E-Trans SpA, titular del registro mixto “ETRANS” para software y servicios de transporte, dedujo oposición invocando las causales de irregistrabilidad previstas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N°19.039.
Tanto el Instituto Nacional de Propiedad Industrial como el Tribunal de Propiedad Industrial desestimaron la oposición. Los fallos consideraron que los signos lograban diferenciarse gráfica y fonéticamente. El Tribunal de Propiedad Industrial, al confirmar el dictamen de primera instancia, solo agregó de forma escueta que los segmentos “TRON” y “TRANS”, siendo este último abreviatura de transporte, permitirían configurar rótulos distintos.
LA FALTA DE RAZONAMIENTO COMO VICIO DE INVALIDEZ
La oponente recurrió de casación en el fondo ante la Corte Suprema, denunciando dos capítulos de infracción. El primero acusó la vulneración del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, en específico el principio de razón suficiente, debido a que la sentencia afirmaba la existencia de diferencias entre las marcas sin desarrollarlas ni justificar su suficiencia. También se cuestionó que la expresión “TRANS” fuera calificada como abreviatura de transporte sin aportar fundamentación.
El segundo capítulo denunció una falsa aplicación del inciso primero de la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039 y la ausencia total de razonamiento respecto de la causal establecida en la letra f) del mismo precepto. La Corte Suprema acogió el recurso de casación exclusivamente por la falta de fundamentación en el rechazo de la causal de la letra f), al constatar que el fallo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial la desechó casi automáticamente, como una mera consecuencia del rechazo de la causal de la letra h).
La sentencia de casación subrayó que las conclusiones judiciales no solo deben ser coherentes con la prueba rendida, sino que deben estar precedidas de una reflexión adecuada que permita justificar la aseveración. La motivación es un eje cardinal de la validez de la sentencia definitiva, especialmente cuando se resuelve un conflicto de relevancia jurídica.
ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA SENTENCIA DE REEMPLAZO
Al dictar el fallo de reemplazo, la Corte Suprema aplicó los criterios de apreciación global de la marca, la primera impresión y el elemento dominante. Concluyó que el signo “E-TRON” presenta elementos que lo hacen confundible con la etiqueta “ETRANS”. Ambos signos comparten idénticamente el segmento inicial “ETR”, que aparece como el elemento dominante al observar y pronunciar las marcas. La similitud se acentúa porque, luego de la segunda vocal, comparten la consonante “N” en su tramo final.
El tribunal consideró que las diferencias existentes, como la introducción de la vocal “A” y la consonante “S” en la marca registrada, no tienen la entidad suficiente para permitir distinguir la marca pedida con un grado adecuado de independencia. Incluso el guion entre las letras “E” y “T” en la seña solicitada fue calificado como intrascendente en el plano fonético, por tratarse de un elemento mudo, desprovisto de pronunciación.
Con estos argumentos, la Corte acogió la causal de prohibición de la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039. Respecto de la letra f), determinó que la relación de cobertura en clase 39 y las similitudes gráficas y fonéticas podrían generar un riesgo de error para el público en cuanto a la determinación del origen empresarial del servicio, configurándose así la hipótesis de error indirecto que el legislador buscó evitar.
ALCANCE PARCIAL DE LA DECISIÓN
La sentencia de reemplazo tuvo un efecto acotado. La Corte aclaró que la solicitud de registro de “E-TRON” no solo fue pedida para la clase 39, sino también para las clases 18, 21 y 25. Estas últimas aluden a productos completamente distintos a los protegidos por el signo registrado de la oponente. Por lo tanto, el tribunal dispuso que se mantiene firme la decisión que otorgó el registro del signo para los productos distinguidos en esas tres clases.
El fallo revocó la sentencia apelada solo en cuanto autorizó la solicitud de registro para distinguir el transporte en la clase 39. Para esa clase, se acogió la demanda de oposición deducida por E-Trans SpA por las causales de irregistrabilidad previstas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N°19.039. La decisión fue redactada por el Ministro Suplente Roberto Contreras Olivares.
Rol N°160.536-2022, Corte Suprema.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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