La Corte Suprema revocó el rechazo al registro de una marca de suplemento alimenticio y ordenó su inscripción en la clase 5, tras acoger un recurso de casación en el fondo presentado por la empresa irlandesa Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited. En una decisión unánime de la Segunda Sala, el máximo tribunal determinó que los jueces de instancia incurrieron en error al considerar que existía riesgo de confusión con un registro preexistente, sin ponderar debidamente las pruebas del expediente, en particular un acuerdo de coexistencia entre las partes.
FALLO DE REEMPLAZO Y CRITERIO DE LA SEGUNDA SALA
La sentencia de reemplazo, dictada en la causa Rol 135.345-2020, fue redactada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Mario Carroza, la ministra María Cristina Gajardo y el abogado integrante Juan Carlos Ferrada. El fallo casó la resolución del tribunal de alzada que había denegado el registro de la marca mixta “B S N” para productos de la clase 5, correspondiente a suplementos alimenticios destinados a atletas y aficionados al fisicoculturismo.
La controversia se originó por las observaciones de fondo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), que invocó las causales de irregistrabilidad de los literales f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039, al estimar que el signo solicitado era semejante gráfica y fonéticamente a la marca “BSN Medical”, registrada para productos médicos relacionados con terapia de compresión, cuidado de heridas y ortopedia.
ERROR EN LA APRECIACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO
La Corte Suprema estableció que los jueces del fondo restringieron su análisis al elemento denominativo común “BSN”, sin considerar el carácter mixto del signo solicitado ni su configuración gráfica. La sentencia señala que esta omisión impidió apreciar que, en su conjunto, la marca presenta una adecuada distinción respecto del registro preexistente.
Además, el fallo destaca que el titular de la marca “BSN Medical” no formuló oposición al registro solicitado, lo que resulta indicativo de una suficiente diferenciación entre ambos signos. Este silencio fue reforzado por la existencia de un acuerdo de coexistencia celebrado entre la solicitante y el titular de los registros fundantes del rechazo.
VALOR PROBATORIO DEL ACUERDO DE COEXISTENCIA
Uno de los puntos centrales del razonamiento de la Segunda Sala fue la omisión del tribunal de alzada al no ponderar el acuerdo de coexistencia incorporado al expediente. En dicho acuerdo, el titular de “BSN Medical” declaró expresamente que el registro y uso de la marca “B S N” no le genera perjuicio ni afecta sus derechos, atendida la diferente naturaleza de los productos y mercados respectivos.
El máximo tribunal subrayó que este antecedente probatorio no fue controvertido por ninguna de las partes y constituye evidencia de la percepción del propio titular del registro previo respecto de la inexistencia de riesgo de confusión. Asimismo, la resolución consigna que ambas marcas han coexistido pacíficamente durante un tiempo prolongado en diversos países, incluso para productos de la clase 5, sin que ello haya motivado modificaciones al acuerdo.
INFRACCIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA
La Corte concluyó que los sentenciadores infringieron directamente el artículo 16 de la Ley 19.039, que impone a los jueces el deber de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Al limitarse a una preocupación abstracta por los consumidores y omitir toda referencia al contenido, alcance o valor probatorio del acuerdo de coexistencia, privaron al fallo de la fundamentación racional exigible.
El error tuvo influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia, ya que condujo al rechazo del registro solicitado en la clase 5 sobre la base de una inconcurrente configuración de las causales de irregistrabilidad. La Segunda Sala determinó que no se configura un riesgo de confusión, error o engaño respecto del origen empresarial de los productos que se pretende distinguir.
SENTENCIA DE REEMPLAZO Y EFECTOS
En la sentencia de reemplazo, la Corte resolvió revocar la decisión del tribunal de alzada dictada el 6 de diciembre de 2020 y, en su lugar, otorgar el registro de la marca mixta “B S N” para identificar productos de la clase 5, con protección al conjunto, confirmando la sentencia en todo lo demás no comprendido en esta modificación. La decisión unánime refuerza la importancia de la prueba documental y los acuerdos entre partes en materia de propiedad industrial, así como el deber judicial de ponderar todos los antecedentes relevantes antes de denegar un registro marcario.
Fuente: Sitio Web del Poder Judicial de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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