La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de casación en el fondo presentado contra la sentencia que desestimó la oposición al registro de la marca denominativa Nike en la clase 3, que agrupa productos de cosmética, higiene personal, perfumería y limpieza. El fallo, dictado en la causa rol 66.013-2021, confirma la decisión del Tribunal de Propiedad Industrial que mantuvo la vigencia del registro impugnado.
El máximo tribunal descartó que la sentencia recurrida hubiera infringido la normativa marcaria aplicable. La decisión fue adoptada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Cristina Gajardo y los ministros Jorge Zepeda y Dinko Franulic.
EL CASO
La controversia se originó por una demanda de nulidad deducida contra el registro N°1.063.069, del cual es titular la parte demandada. Quien accionó sostenía que su marca sería gráfica y fonéticamente idéntica a la de la contraria, con ámbitos de protección coincidentes.
Tanto el tribunal de primera instancia como el Tribunal de Propiedad Industrial desestimaron la demanda. Por ello, la parte demandante interpuso recurso de casación en el fondo, alegando una presunta vulneración al artículo 20 de la ley de propiedad industrial, en particular a su letra g).
Esa norma contempla hipótesis de irregistrabilidad y faculta a las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad para impedir el registro de otros signos idénticos o similares, solicitados para distinguir productos o servicios distintos y no relacionados. La procedencia de esa protección exige, según la propia disposición, que exista algún tipo de conexión con los productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida y que sea probable que la protección lesione los intereses de su titular.
LA CONTROVERSIA SOBRE FAMA Y NOTORIEDAD
La Corte Suprema razonó que el aspecto central de la disputa no era la similitud entre los signos, porque se trata del mismo signo, Nike, sino la fama y notoriedad de cada marca. El punto decisivo consistía en comparar la notoriedad de la marca de la demandante con la de la demandada, en especial respecto de los productos comprendidos en la clase 3.
En primera y segunda instancia, los jueces consideraron que la fama y notoriedad de la marca de la demandante no es comparable ni superior a la que detenta la demandada. Para ello, tuvieron en cuenta el tipo de productos sobre los que recae la fama de cada parte, prestando especial atención a los de la clase 3, que son aquellos a los que se refiere el registro cuya nulidad se pedía.
La resolución de la Segunda Sala señaló que, en el proceso de registro de marcas, los criterios propios del derecho marcario exigen evaluar el uso de los signos en conflicto, la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico y que la marca tenga entidad marcaria, es decir, que cumpla los requisitos substantivos de registrabilidad. Asimismo, recordó que la fama y notoriedad se determina en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios en Chile.
LA DECISIÓN
Para el máximo tribunal, el ejercicio comparativo efectuado por el tribunal de fondo se ajusta al marco normativo aplicable al caso. La Corte concluyó que no se advierten las vulneraciones denunciadas en el recurso y que lo planteado por la recurrente es más bien una disconformidad con la decisión de fondo, pues estima que la fama y notoriedad de su marca para los productos de la clase 3 es superior a la de la demandada.
Esa cuestión, precisó el fallo, es una cuestión de hecho ajena a la discusión que plantea un recurso de casación. En consecuencia, al no verificarse las infracciones denunciadas, corresponde el rechazo del recurso.
El fallo unánime confirma así la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial y deja firme el registro de la marca Nike en la clase 3, en línea con el criterio de que la comparación de fama y notoriedad entre marcas idénticas debe resolverse considerando el sector pertinente y los productos específicos amparados por cada registro.
Fuente: Sitio Web del Poder Judicial de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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